裁判例と知財実務 GKブログ

特許 平成29年（ネ）10039号 水質自動監視装置事件（侵害訴訟、控訴審）

◆ヒメダカを監視して水質の判定を行う特許発明に基づき侵害訴訟が提起された事件。知財高裁でも技術的範囲に属さずと判断。

【特許権侵害訴訟、技術的範囲、文言侵害、生物センサ、原審:平成27年（ワ）10267号】

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/087037_hanrei.pdf

（構成要件Dについて）

「 (4) 被控訴人製品の構成要件Ｄ充足性について

被控訴人製品は，前記(3)のとおり，存在検知（ヒメダカの生存数の検知）と動作検知（ヒメダカの活動量の検知）を行うことで毒性の判定を行い，警報を発信するものであるから，存在検知と動作検知において「小型魚類が群れで固まる状態を検知」し，「試料水への低濃度有毒物質の混入と判定」しているか否かを検討する。

ア 小型魚類が群れで固まる状態を検知しているか

(ア) 存在検知について

　被控訴人製品においては，７６８枡ものセンサブロックが配置され，１匹のヒメダカが複数のセンサブロックにまたがって存在するのであるから（甲４の１頁のＰｈｏｔｏ－２，乙３の１頁のＰｈｏｔｏ－３，乙９の１頁のＰｈｏｔｏ－２），小型魚類が群れで固まる状態であろうとなかろうと，検知されるセンサブロックの数に顕著な差は生じない。したがって，存在検知においては，小型魚類が群れで固まる状態は検知されない。

(イ) 動作検知について

　本件特許出願前に刊行された乙１５論文によれば，高濃度有毒物質にばく露されたメダカには，異常行動の前兆としても考えられる「行動範囲減少」がみられること（シアン濃度１．２５ｍｇ／Ｌにばく露されたメダカにおいては，ばく露１９分後に観察される。），異常行動としては，「鼻上げ行動」（水面下に行動範囲が集中し，直接空気を取り込もうとする行動。フェニトロチオン２０ｍｇ／Ｌにばく露されたメダカにおいては，ばく露４１分後に確認される。），「急速行動」（狂奔・錯乱行動。シアン濃度４ｍｇ／Ｌにばく露されたメダカにおいては，ばく露３０分後に確認される。），「沈下行動」（鼻上げ行動や急速行動に続く異常行動であり，浮上しては沈む行動を繰り返す状態）及び「死亡（遊泳停止）」があることが認められる。また，甲１２【００１２】によれば，水棲生物が排水口近傍に逃げようとする異常行動パターン（忌避行動）があることが認められる。

　したがって，被控訴人製品においては，高濃度有毒物質の混入によって短時間のうちにヒメダカが衰弱する場合（「行動範囲減少」，「沈下行動」を遊泳槽上面から二次元的に捉えた場合）や忌避行動を起こして排水口に集まる場合等の本件特許出願前に既に知られていた現象によって，検知ブロック数が減少して活動量の低下が検知されることになる。そうすると，被控訴人製品における検知ブロック数の減少は，本件明細書に記載されている低濃度有毒物質が混入されて「群れで固まる状態」の場合に限られないのであって，被控訴人製品が検知ブロック数によって「活動量の低下」を検知するからといって，「低濃度有毒物質混入によって小型魚類が群れで固まる状態」を検知していることにはならないというべきである。他に被控訴人製品において，検知ブロック数によって，「低濃度有毒物質混入によって小型魚類が群れで固まる状態」を検知していることを認めるに足りる証拠はない。

(ウ) 小括

　以上のとおり，被控訴人製品は，存在検知においても動作検知においても，「小型魚類が群れで固まる状態を検知」しているとは認め難い。

　…略…

　(5) 小括

　以上のとおり，被控訴人製品は，「小型魚類が群れで固まる状態を検知」するものでも，「試料水への低濃度有毒物質の混入と判定」するものでもないから，構成要件Ｄを充足しない。

　よって，構成要件Ｃに係る被控訴人製品の構成についての均等の成否を判断するまでもなく，本件発明１の技術的範囲に属しない。 」

　環境電子、アニマックス

（知財高裁4部高部判事、平成29年8月29日）

◆原審：

特許 平成27年（ワ）10267号 水質自動監視装置事件（侵害訴訟）

（2017.8.31. 弁理士 鈴木学）

特許 平成28年（行ケ）10162号 ロート眼科用組成物事件（進歩性）

◆コンタクトレンズ装着液と装用中の点眼液の両方の用途に用いることができる組成物の発明について、進歩性が問題となった事件。進歩性無し。

【拒絶査定不服審判、審決取消訴訟、進歩性、特許法29条2項、動機付け、顕著な効果】

（容易想到性）

「⑶ 本件周知技術の適用

　ア 技術分野の共通性

　引用発明は，コンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液に関する発明である。一方，本件周知技術も，コンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液に関するものである。

　したがって，引用発明と本件周知技術の技術分野は共通する。

　イ 作用機能の共通性

　引用発明は，コンタクトレンズの濡れを持続させるものである（【００２５】）。

　一方，本件周知技術も，涙液層の安定化システムに関する発明（周知例１【０００１】），涙液交換の低下の問題の改善に関する発明（周知例２[００４７]），コンタクトレンズの湿潤に関する発明（乙１【００６４】）において適用可能な技術事項である。

　したがって，引用発明と本件周知技術が前提とする発明の作用機能は共通する。

　ウ コンタクトレンズ装着液とコンタクトレンズ装用中の点眼液の関係 「医薬品製造指針 別冊 一般用医薬品製造（輸入）承認基準 ２０００年版」の「配合ルール表」（甲２５，１００頁）には，コンタクトレンズ装着液と，コンタクトレンズ装着中の点眼液に相当する人工涙液とは，主薬成分か佐薬成分かで違いはあるものの，配合可能成分及び配合不可成分が一致することが記載されている。

　そうすると，当業者は，眼科用組成物の成分について，コンタクトレンズ装着液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分と，コンタクトレンズ装用中の点眼液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分に差異がないことを，技術常識として有していたものである。

　エ このように，引用発明と本件周知技術の技術分野は共通し，引用発明と本件周知技術が前提とする発明の作用機能も共通している上，眼科用組成物について，コンタクトレンズ装着液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分と，コンタクトレンズ装用中の点眼液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分に差異がないことが知られている。

　そして，眼科用組成物において，同一の組成をコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いることにより利便性を向上させることは，引用発明も当然に有する自明の課題であるから，当業者は，本願発明と同様に利便性を向上させるために，引用発明に本件周知技術を組み合わせることを試みるというべきである。

　よって，引用発明に本件周知技術を組み合わせる動機付けがあるということができる。 」

（顕著な効果）

「ウ 顕著な効果の有無

　(ア) 前記アのとおり，本願発明は，ドライスポットの総面積，涙液安定性，並びに収斂感，清涼感及び乾燥感という使用感において優れるという効果を有するものである（試験１～３）。

　これに対し，前記イのとおり，引用発明は，コンタクトレンズ表面や角膜表面の濡れを持続させ潤いを保つことができ，使用感に優れ，ドライアイなどの粘膜が乾燥状態を呈する疾患や症状の予防や改善に効果を有するものである。そして，濡れの改善は涙液の安定性に関連があること（乙３），涙液安定性に優れていれば，ドライスポットの総面積の割合が小さくなること（乙４），「清涼感の好み」はテルペノイドの量に依存すること（甲１１）が，それぞれ認められる。そうすると，引用発明の眼科用組成物が，ドライスポットの総面積，涙液安定性，並びに清涼感及び乾燥感などの使用感において優れた効果を奏するであろうことは当業者が予測できたものということができる。

　(イ) なお，前記アのとおり，本願明細書には，本願発明について，フリッカー値改善率が増大し（試験４），コントラスト感度が改善される（試験５）という効果を有する旨記載されている。しかし，試験４は，Ａ成分及びＢ成分を含有する眼科用組成物（処方１）をコンタクトレンズ装着液として用いた後に，コンタクトレンズ装用中の点眼液として用いるか，コンタクトレンズ装用中の点眼液として用いるかによる相違を，試験５は，処方１を用いた場合と眼科用組成物を用いない場合との相違を，比較したものである。したがって，試験４及び試験５の結果は，Ａ成分とＢ成分を含有する眼科用組成物を同一の組成で両方の用途に用いることによって奏せられる本願発明の効果，すなわち，コンタクトレンズ装着液としてのみ用いた場合と比較して奏せられる効果，及びコンタクトレンズ装用中の点眼液としてのみ用いた場合と比較して奏せられる効果の双方を示すものとはいえない。

　(ウ) したがって，本願発明の効果，すなわち，ドライスポットの総面積，涙液安定性，並びに収斂感，清涼感及び乾燥感という使用感において優れた効果は，引用例の記載から，当業者が予測できる範囲内のものにすぎないというべきである。 」

（知財高裁4部高部判事、平成29年8月29日）

（2017.8.31. 弁理士 鈴木学）

不競 平成21年(ワ)6755号 西松屋商品陳列デザイン事件（不競2条1項1号、ちょっと古い）

◆店舗の商品陳列デザインが周知な営業表示として保護されるかが争点となった事件。保護されず。

【不正競争防止法2条1項1号、周知な商品等表示、トレードドレス、店舗デザイン、内装・外装、極めて特徴的】

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/080971_hanrei.pdf

（周知な営業表示？）

「１ 争点１（原告商品陳列デザインは周知又は著名な原告の営業表示であるか）について

　ア 原告は，原告商品陳列デザイン１ないし３は，いずれも他店にない独 1自のものであって本来的な識別力があり，またベビー・子供服販売の業界トップの原告が長年にわたり使用してきたことから，二次的出所表示機能も十分獲得しているとした上で，主位的にはそれぞれ独立して，第１次予備的に原告商品陳列デザイン１及び２の組み合わせにより，第２次予備的に原告商品陳列デザイン１ないし３の組み合わせにより，原告の営業表示として周知又は著名であることを前提に，被告の行為が不正競争防止法２条１項１号又は２号に定める不正競争に該当する旨を主張している。

　本件における原告の不正競争防止法に基づく主張が認められるためには，主張に係る原告商品陳列デザインが，不正競争防止法２条１項１号又は２号にいう商品等表示（営業表示）であることがまず認められなければならないが，そもそも商品陳列デザインとは，原告も自認するとおり「通常，いかに消費者にとって商品を選択しやすく，かつ手にとりやすい配置を実現するか，そして，如何に多くの種類・数量の商品を効率的に配置するか，などの機能的な観点から選択される」ものであって，営業主体の出所表示を目的とするものではないから，本来的には営業表示には当たらないものである（なお被告は 「商品陳列方法」と称すべき旨主張しているが，本 ，件で問題であるのは，特定の陳列方法を用いた商品陳列の結果として作り出される商品陳列の外観であるから，以下においては，その意味で，原告の表現に従った「商品陳列デザイン」という表現を用いる 。）

　イ しかし，商品陳列デザインは，売場という営業そのものが行われる場に置かれて来店した需要者である顧客によって必ず認識されるものであるから，本来的な営業表示ではないとしても，顧客によって当該営業主体との関連性において認識記憶され，やがて営業主体を想起させるようになる可能性があることは一概に否定できないはずである。

　したがって，商品陳列デザインであるという一事によって営業表示性を取得することがあり得ないと直ちにいうことはできないと考えられる。

　ウ ただ，商品購入のため来店する顧客は，売場において，まず目的とする商品を探すために商品群を中心として見ることによって，商品が商品陳列棚に陳列されている状態である商品陳列デザインも見ることになるが，売場に居る以上，それと同時に什器備品類の配置状況や売場に巡らされた通路の設置状況，外部からの採光の有無や照明の明暗及び照明設備の状況，売場そのものを形作る天井，壁面及び床面の材質や色合い，さらには売場の天井の高さや売場の幅や奥行きなど平面的な広がりなど，売場を構成する一般的な要素をすべて見るはずであるから，通常であれば，顧客は，これら見たもの全部を売場を構成する一体のものとして認識し，これによって売場全体の視覚的イメージを記憶するはずである。

　そうすると，商品陳列デザインに少し特徴があるとしても，これを見る顧客が，それを売場における一般的な構成要素である商品陳列棚に商品が陳列されている状態であると認識するのであれば，それは売場全体の視覚的イメージの一要素として認識記憶されるにとどまるのが通常と考えられるから，商品陳列デザインだけが，売場の他の視覚的要素から切り離されて営業表示性を取得するに至るということは考えにくいといわなければならない。

　したがって，もし商品陳列デザインだけで営業表示性を取得するような場合があるとするなら，それは商品陳列デザインそのものが，本来的な営業表示である看板やサインマークと同様，それだけでも売場の他の視覚的要素から切り離されて認識記憶されるような極めて特徴的なものであることが少なくとも必要であると考えられる。」

「エ なお仮に，原告商品陳列デザインが，それ自体で売場の他の構成要素から切り離されて認識記憶される対象であると認められる余地があったとしても，原告商品陳列デザインは，以下に述べるような観点に照らし，不正競争防止法による保護が与えられるべきものではないというべきである。

　すなわち，上記エ認定の事実によれば，原告において売上増大を目 2的としてされた商品陳列デザイン変更の到達点として確立した原告商品陳列デザインは，商品の陳列が容易となるとともに，顧客が一度手にとった商品を畳み直す必要がなくなり，見やすさから顧客自らが商品を探し出し，それだけでなく高いところの商品であっても顧客自らが取る作業をするので，そのための店員の対応は不要となり，結果として少人数の店員だけで店舗運営が可能となって，店舗運営管理コストを削減する効果を原告にもたらし，原告事業の著しい成長にも貢献しているものと認められるのであるから，原告商品陳列デザインは，原告独自の営業方法ないしノウハウの一端が具体化したものとして見るべきものである。

　そうすると，上記性質を有する原告商品陳列デザインを不正競争防止法によって保護するということは，その実質において，原告の営業方法ないしアイデアそのものを原告に独占させる結果を生じさせることになりかねないのであって，そのような結果は，公正な競争を確保するという不正競争防止法の立法目的に照らして相当でないといわなければならない。したがって，原告商品陳列デザインは，仮にそれ自体で売場の他の視覚的構成要素から切り離されて認識記憶される対象であると認められたとしても，営業表示であるとして，不正競争防止法による保護を与えることは相当ではないということになる。」

西松屋チェーン、イオンリテール

（平成22年12月16日）

◆関連判決：

・パネライ事件（東京地裁平16・7・28 判時1878号129頁）

・ロレックス事件（東京地裁平18・7・26 判タ1241号306頁）

・ごはんやまいどおおきに事件（大阪高判平成19年（ネ）2261号）

・コメダ珈琲事件（平成27年（ヨ）第22042号）

◆参考：

・L&T No.55 大阪地判平22・12・16商品陳列デザインの営業表示性

（2017.8.28. 弁理士 鈴木学）

◆WIPOの<PATENT SCOPE>からの特許文献のダウンロード（JPlatPatサービス停止）

【WIPO、PATENT SCOPE、パテントスコープ、日本語、JPlatPatサービス停止、メンテナンス、ダウン、つながらない、特許庁、電子図書館、引例、引用文献、拒絶理由通知、調査、IDS、検索、代替、米国、欧州、EPO、ESPACENET、ドシエ】

◆PATENT SCOPE（日本語）で ”特開2010-73402”を探してみる

https://patentscope.wipo.int/search/ja/structuredSearch.jsf

・”2010073402” 入力

↓・検索結果↓
・PDFファイル リンク先↓
・ダウンロード

◆その他：

☞ 欧州 EPO ESPACENEThttps://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=jp_EP

　

☞ 米国特許庁のグローバル・ドシエ（USPTO）

https://globaldossier.uspto.gov

☞ Google Patent

https://www.google.co.jp/advanced_patent_search

（2017.3.13. 弁理士 鈴木学）

特許 平成28年（行ケ）10269号 羅漢果エキス甘味料事件（サポート要件）

◆複数の成分の合計含有量をクレームに記載した甘味料の発明に関し、サポート要件が問題となった事件。サポート要件満たす。

【36条6項1号、パラメータ、数値限定、全範囲について課題解決、食品特許、無効審判、審決取消訴訟】

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/087018_hanrei.pdf

（サポート要件）

「… (2) 前記１(2)のとおり，本件発明は，ショ糖に代わる甘味料，特に低エネルギーで，摂取後に血液中の血糖値及びインスリン濃度に影響を及ぼさない甘味料の提

供を課題とするものであり，これを解決するために，本件４成分の合計含有量が３５重量％以上である羅漢果エキスという構成を採用したものである。

　(3) そして，前記１(1)の本件明細書の記載のうち，実施例１の記載によると，羅漢果の果実から分画及び精製した本件４成分に関し，いずれも１成分のみを高純度で含有する水溶液（モグロサイドⅤは純度９７．３％，１１－オキソ－モグロサイドⅤは純度９９．３％，モグロサイドⅠⅤは純度９５．５％，シアメノサイドⅠは純度９７．４％。）について，１０％ショ糖水溶液と同等の甘味強度を得るために必要な濃度は，モグロサイドⅤでは０．０３重量％，１１－オキソ－モグロサイドⅤでは０．１５重量％，モグロサイドⅠⅤでは０．０４重量％，シアメノサイドⅠでは０．０２重量％であること，したがって，モグロサイドＶはショ糖の約３３０倍，１１－オキソ－モグロサイドⅤはショ糖の約７０倍，モグロサイドⅠⅤはショ糖の約２５０倍，シアメノサイドⅠはショ糖の約５００倍の甘味強度を有するとされ，ショ糖に比し非常に甘味強度が強いことが開示されている…。

　…略…

　 本件明細書に接した当業者は，上記開示事項から，本件４成分の高純度品（モグロサイドⅤは純度９７．３％，１１－オキソ－モグロサイドⅤは純度９９．３％，モグロサイドⅠⅤは純度９５．５％，シアメノサイドⅠは純度９７．４％。）は，いずれも，ショ糖に比して非常に甘味強度が強いこと（ショ糖よりも少量で，ショ糖と同等の甘味強度を得ることができること）に加え，甘味質としても，本件味覚９要素のいずれの要素についても，ショ糖との乖離の程度は小さく，ショ糖と類似した優れた甘味質を有すること，したがって，本件４成分は，いずれも，ショ糖に比して甘味強度が強く，本件味覚９要素のいずれにおいてもショ糖との乖離の程度は小さく，ショ糖と類似した優れた甘味質を有することを理解することができる。

　…略…

　 そうすると，本件明細書には，４成分合計含有量が３５．１０重量％～６０．８０重量％であるサンプルＨ～Ｊが，ショ糖の甘味質と類似した優れた甘味質を示す水溶液であることが開示されている上，４成分合計含有量が６０．８０重量％を超える範囲においては，本件４成分のいずれかを増加させることになるところ，前記(3)のとおり，本件４成分は，いずれも，本件味覚９要素のいずれにおいてもショ糖との乖離の程度は小さく，ショ糖と類似した優れた甘味質を有することが開示されているから，本件明細書に接した当業者は，４成分合計含有量が３５重量％以上の羅漢果エキスは，ショ糖よりも少量で，ショ糖と同等の甘味強度を得ることができ，ショ糖と類似した優れた甘味質を示すものと理解することができる。

　したがって，本件特許の請求項２に記載された本件発明は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであり，サポート要件に適合するものと認められる。 」

FONTEC R&D、サラヤ

（知財高裁2部森判事、平成29年8月8日）

（2017.8.24. 弁理士 鈴木学）

不競 平成13年（ネ）第5555号 バイエル事件（虚偽事実告知流布）

◆バイエルがソニーに対して特許権侵害等に関する警告書（書簡）を送った件につき不競法の虚偽事実告知流布に該当するか否かが争点となった事件。

【虚偽事実告知流布、2条1項14号、2条1項15号、警告、侵害、権利行使の一環、取引先に対する信用毀損、競争優位に立つ目的、事実的法律的根拠を欠く警告、ソニー】

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/011668_hanrei.pdf

（虚偽事実告知流布 -規範-）

「　　　当裁判所は，控訴人の主張は当審において追加されたものも含めていずれも

理由がなく，控訴人の請求は理由がない，と判断する。その理由は，以下のとおり

である。

１　不正競争防止法２条１項１３号は，「競争関係にある他人の営業上の信用を

害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」を不正競争行為の一類型として規

定する。この規定は，競争関係にある者が，虚偽の事実を挙げて，競業者にとって

重要な資産である営業上の信用を害することにより，競業者を不利な立場に置き，

自ら競争上有利な地位に立とうとする行為が，不公正な競争行為の典型というべき

ものであることから，これを不正競争行為と定めて禁止したものである。

　そうである以上，競業者に特許権等を侵害する行為があるとして，競業者の

取引先等の第三者に対して警告を発し，あるいは競業者が特許権等を侵害している

旨を広告宣伝する行為は，その後に，特許庁又は裁判所の判断により当該特許権等

が無効であることが確定し，あるいは，競業者の行為が当該特許権等を侵害しない

と判断された場合には，一応は，不正競争防止法２条１項１３号所定の不正競争行

為に該当するというべきである。

　他方，特許権等を有する者が，特許権等を侵害すると疑われる者に対し，十

分な調査及び法的検討を経た上で，特許権等侵害に基づく訴えを提起する場合に，

その前に，文書等により，特許権等を侵害している旨の警告を発する行為は，特許

権等の権利行使の一環としてなされる正当行為であり，許容されるものというべき

である（一般には，訴訟に要する費用，労力等を考慮し，事前の話合いによる解決

の可能性を考えると，いきなり訴えを提起するよりも，このような事前の警告等の

手続を取るのが望ましいと考えられているところである。）。そして，特許法は，

物の発明について，その物を生産する行為のみならず，その物を使用し，あるいは

譲渡する行為等をも，発明の実施としているのであるから（特許法２条３項１

号），特許権者は，その競業者が当該特許権を侵害する製品を製造し，これを譲渡

している場合において，その譲受人が業として当該製品を使用し，あるいは再譲渡

しているときには，競業者たる譲渡人のみならず，譲受人に対しても，その行為が

特許権を侵害するものであるとして，当該譲受人に対し，事前に文書等により警告

をした上で，特許権侵害訴訟を提起することは，同様に正当行為として許容される

ものというべきである。

　結局，競業者が特許権侵害を疑わせる製品を製造販売している場合におい

て，特許権者が競業者の取引先に対して，競業者が製造し販売する当該製品が自己

の特許権を侵害する旨を告知する行為は，後日，特許権の無効が審決等により確定

し，あるいは，当該製品が侵害ではないことが判決により判断されたときには，競

業者との関係で，その取引先に対する虚偽事実の告知に一応該当するものとなるも

のの，この場合においても，特許権者によるその告知行為が，その取引先自身に対

する特許権等の正当な権利行使の一環としてなされたものであると認められる場合

には，違法性が阻却されると解するのが相当である。

　そこで，次に，特許権者による，このような告知行為が，どのような場合

に，特許権等の権利行使の一環としてなされた正当行為として評価され，違法性が

阻却されると解すべきかについて検討する。

　最判昭和６３年１月２６日（民集４２巻１号１頁）は，「民事訴訟を提起し

た者が敗訴の確定判決を受けた場合において，右訴えの提起が相手方に対する違法

な行為といえるのは，当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実

的，法律的根拠を欠くものであるうえ，提訴者が，そのことを知りながら又は通常

人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど，訴

えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに

限られるものと解するのが相当である。けだし，訴えを提起する際に，提訴者にお

いて，自己の主張しようとする権利等の事実的，法律的根拠につき，高度の調査，

検討が要請されるものと解するならば，裁判制度の自由な利用が著しく阻害される

結果となり妥当でないからである。」と判示している。

　この判決に示されたところが，民事訴訟の一類型である特許権侵害訴訟につ

いても適用されるべきであることは，当然というべきである。したがって，特許権

者が競業者の取引先に対して行う特許権侵害訴訟の提起は，当該取引先との関係で

は，特許権者が，事実的，法律的根拠を欠くことを知りながら，又は，特許権者と

して，特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされている事実調査及び法律的

検討をすれば，事実的，法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのにあえ

て訴えを提起したなど，訴えの提起が特許権侵害訴訟という裁判制度の趣旨目的に

照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限って違法となるものと解すべき

である。そして，特許権者が競業者の取引先に対する訴え提起の前提としてなす警

告も，それ自体が競業者の営業上の信用を害する行為でもあることからすれば，訴

え提起と同様に，特許権者が，事実的，法律的根拠を欠くことを知りながら，又

は，特許権者として，特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされている事実

調査及び法律的検討をすれば，事実的，法律的根拠を欠くことを容易に知り得たと

いえるのにあえて警告をなした場合には，競業者の営業上の信用を害する虚偽事実

の告知又は流布として違法となると解すべきであるものの，そうでない場合には，

このような警告行為は，特許権者による特許権等の正当な権利行使の一環としてな

されたものというべきであり，正当行為として，違法性を阻却されるものと解すべ

きである。

　競業者の取引先に対する前記告知行為が，特許権者の権利行使の一環として

の外形をとりながらも，社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容，態様とな

っている場合，すなわち，権利行使に名を借りているとはいえ，その実質が，むし

ろ，競業者の取引先に対する信用を毀損し，当該取引先との取引ないし市場での競

争において優位に立つことを目的としてされたものであると認められる場合には，

当該告知の内容が結果的に虚偽であれば，もはやこれを正当行為と認めることがで

きないことは明らかであるから，不正競争行為となり，特許権者がこれに対して責

任を負うべきことは当然である。そして，競業者の取引先に対する警告が，特許権

の権利行使の一環としてされたものか，それとも特許権者の権利行使の一環として

の外形をとりながらも，社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容，態様とな

っているかどうかについては，当該警告文書等の形式・文面のみならず，当該警告

に至るまでの競業者との交渉の経緯，警告文書等の配布時期・期間，配布先の数・

範囲，警告文書等の配布先である取引先の業種・事業内容，事業規模，競業者との

関係・取引態様，当該侵害被疑製品への関与の態様，特許侵害争訟への対応能力，

警告文書等の配布への当該取引先の対応，その後の特許権者及び当該取引先の行動

等の，諸般の事情を総合して判断するのが相当である。」

（当てはめ）

「…本件において，被控訴人の競業者の取引先であるソニーに対する本件告知

が，特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも，社会通念上必要と認

められる範囲を超えた内容，態様となっているかどうかについては，当裁判所も，

原判決の１０頁下から２行ないし１１頁１５行と同様の理由により，控訴人の主張

は理由がないものと判断する。すなわち，①被控訴人は，当初，控訴人製品をソニ

ーに対し製造販売していた控訴人との交渉を行い，相当な期間をかけて，文書によ

り，控訴人製品が侵害であることの根拠となる資料を示すなどして，和解による解

決のための交渉を行ったものの，最終的に交渉が進展せず，膠着状態となったこと

から，ソニーに本件書簡を送付したものであること，②本件書簡等のソニーあての

書簡において，被控訴人は，本件特許及び対応外国特許の内容を示した上で，ソニ

ー自身の行為が特許権侵害に該当するので，自身の行為についての対応として自ら

の判断により交渉に応じてほしい旨を繰り返し述べていること，③ソニーは控訴人

製品を用いて磁気テープを自ら製造販売しているのであって，単に侵害被疑製品の

流通に関わるか又はこれを使用するかするだけの者とは異なること，④ソニーは，

世界有数の大企業であり，高度の技術陣を擁し，特許権侵害訴訟に対処する能力・

経験を十分に有すること，⑤ソニーは，被控訴人あての書簡（乙８）において，特

許侵害の有無について被控訴人と直接議論しないことによる自身の危険を十分に承

知していると述べていること，⑥現に，被控訴人は，ソニー・エレクトロニクス・

インク社及びソニーを相手として，米国において訴訟を提起していること，といっ

た事情が存在するものであって，これらの事情に照らせば，被控訴人がソニーに対

して本件書簡を始めとする一連の書簡を送付したのは，ソニーに対して本件特許等

の権利を行使することを前提として，社会通念上必要と認められる範囲の内容，態

様で，訴訟提起に先立って直接の交渉を行うために行ったものと認めるのが相当で

ある。

　　したがって，被控訴人がソニーに本件書簡等を送付した行為は，本件特許

又は本件米国特許の権利行使の一環としてなされた正当行為と評価すべきものであ

って，特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも，社会通念上必要と

認められる範囲を超えた内容，態様となっている行為とみることはできず，結局の

ところ，不正競争防止法２条１項１３号所定の不正競争行為に該当するということ

はできない。

　控訴人は，米国のディスカバリー制度が多大な時間と費用を要し，いやが

らせや和解等を強要するための訴訟戦術として利用される等の弊害があり，本件に

おける被控訴人の意図が，まさにいやがらせによる和解の強要にあった，と主張す

る。しかし，本件米国特許の侵害の問題について，米国の訴訟制度を利用すること

は当然であり，これをもって被控訴人が和解を強要したとする控訴人の主張は，失

当である。また，控訴人は，被控訴人が米国における訴訟において，訴状の送達の

前に和解金の支払を迫るだけで，侵害の証拠を明示しなかったことを，和解強要の

根拠として主張するけれども，民事紛争においては，手続のどの段階において和解

の可能性を探るかについては訴訟当事者の自由な判断に委ねられているのであるか

ら，被控訴人が米国において，訴状の送達前に和解の可能性を打診したことをもっ

て，控訴人の主張するような，いやがらせによる和解の強要に該当するものという

こともできない。控訴人が引用する甲１２の書簡も，単に，米国における訴訟手続

を利用することを述べただけであり，控訴人の主張の根拠となるものではあり得な

い。

(3) 牛歩戦術との非難について

　控訴人は，本件書簡の第４段落において，控訴人が侵害を否定して牛歩戦

術を行ったと記載したことが，ソニーに対する本件特許の行使に必要な限度を超え

た記載であり，控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当する，と主

張する。

　本件書簡の第４段落の記載は，「同和は，…今のところ友好的な解決に向

かうための提案を出さず，代わりに解決を避けるための牛歩戦術（原文　delaying

tactics）を行っています。」というものである（甲１の１）。本件書簡におけるこ

の記載は，ソニーによる磁気テープの販売が，被控訴人の本件特許を侵害するもの

である，との第３段落における被控訴人の見解表明に続く第４段落中にあり，本件

のような場合には顔料（控訴人製品）の製造者である控訴人と連絡を取り，解決す

るのが被控訴人の通常の方針であることを述べた上，それにもかかわらず，ソニー

と連絡を取ることにしたのは，本件では控訴人と交渉して解決することが不可能で

あるためであるとして，その理由を述べる部分の一部としてなされたものである。

　控訴人と被控訴人との間の本件特許侵害の有無についての交渉は，平成５

年５月から平成６年３月までの間において多数回にわたり書簡のやりとりがなされ

たものの，途中からは交渉が進展しなくなり，膠着した状態となったことは証拠

（甲２ないし１９）から明らかである。この状態をどのようにとらえるかは，立場

によって異なり得る。特許権者である被控訴人の側から見れば，被控訴人は，控訴

人製品についての電子顕微鏡写真等の証拠を開示しているのに対し，控訴人の方か

らは，積極的な反論及び反証がなされなかったため，交渉が行き詰まった，ととら

えることが十分に可能である。控訴人の側から見れば，控訴人製品等のサンプルを

積極的に開示し，反論等することは，控訴人の営業秘密を開示することになり，安

易にできることではなく，また，被控訴人が本件特許についての明示的な解釈及び

控訴人製品について分析した適切な証拠を示さなかったことが，交渉が膠着状態と

なった主たる原因である，ととらえることが十分に可能である。

　このように，被控訴人の本件書簡における「牛歩戦術（delaying

tactics）」との表現は，被控訴人からみた控訴人の交渉態度ないしは戦術について

の評価を含むものであって，そのような評価自体が不適切であるかどうかについて

は，それぞれの立場の違いがあり，一概にはいえない面があること，この表現は，

被控訴人がソニーを相手方として本件特許を行使するに至った経緯及び理由を示す

ために記載されたものであり，本件米国特許に基づく訴えを提起する前に，この権

利行使の一環としてなされたソニーに対する警告行為に付随して記載されたものに

すぎないことからすれば，前記のとおり，正当行為と認め得るソニーに対する警告

行為に一体として含まれるものと解するのが相当であり，仮に，表現自体として不

相当な要素があるとすることが許されるとしても，本件特許の権利行使に必要な限

度を超えてなされた，控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実であるとすること

までは，許されないというべきである。

(4) 本件米国特許の非侵害の立証の不要性について

　控訴人は，本訴において，被控訴人が，ソニーに対し，本件書簡を送付

し，ソニーが控訴人製品を使用して磁気テープを製造販売する行為は，被控訴人の

本件特許（日本特許）を侵害するものである，と警告した行為が，不正競争防止法

２条１項１３号に該当する，と主張しているのであり，本件書簡中の，ソニーによ

る磁気テープの製造販売行為が被控訴人の本件米国特許を侵害するとの本件書簡中

の記載部分については，本訴において不正競争行為であるとは主張していない（こ

の記載部分は本訴の請求原因に含まれていない）ことは，記録上明らかである。し

たがって，ソニーの子会社による磁気テープの製造販売行為が，被控訴人が有する

本件米国特許を侵害するかどうかを，本訴における判断の対象とする必要はないと

いうべきである。控訴人の指摘するところは，この限りにおいて正当である。しか

し，原判決も，この点は予備的に判示しているものにすぎないのであるから，この

点についての控訴人の指摘は，原判決の結論には影響しないことが明らかである。」

（東京高裁山下判事、平成14年8月29日）

◆関連：

・http://gkchizai.exblog.jp/24124497/

（2017.8.24. 弁理士 鈴木学）

特許 平成28年（行ケ）10273号 消火設備用噴霧ヘッド事件（進歩性）

◆消火設備用のガス噴霧ヘッドの構造に関し、細かい構造上の相違はあるものの設計的事項として容易想到と判断された事件。

【進歩性、29条2項、設計事項、課題の共通、技術常識、拒絶査定不服審判、審決取消訴訟、機械構造系】

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/087019_hanrei.pdf

（容易想到性）

「 取消事由（相違点２についての判断の誤り）について

　(1) 相違点２は，「本願発明においては，オリフィスの出口部の反対側の金属多孔性の材料の外面が面状に大気に露出，開放されてなるように配設して構成したのに対し，引用発明においては，ガス導入孔７の出口部の反対側の焼結フィルタ３１の外面が，ベースボディ２０２に形成された孔２１を介して大気に開放されている点」であるところ，原告は，当業者が引用発明，周知技術，技術常識に基づき，相違点２に関する構成を容易に想到し得たとの審決の判断は誤りであると主張する。

　そこで，検討するに，本願発明事項に係る「面状」，「露出」及び「開放」という用語は，本願明細書では用いられていないので，同明細書からは，直ちにこれらの語の意義は明らかにならない。そこで，本願発明の実施例である本願明細書の図７（ｂ），図８（ａ）及び図８（ｂ）を参照すると，図７（ｂ）においては，オリフィスの出口部の反対側に位置する材料７の外面（底面）の一部が噴射ヘッド１Ｊを構成する部材の一部に覆われ，他の部分が開口を介して大気と通気可能に配設されていることが図示されている。そうすると，本願発明の「面状」とは，オリフィスの出口部の反対側に位置する材料７の外面の全部を意味するものではなく，ある程度以上の面積をもち，面として認識できるものを意味すると解することができる。

　他方，引用発明は，本願発明と同様に，ガス系消火システムの消音ノズルに関する発明であり，消火ガスを放出する際に発生する騒音の軽減を課題とするものであるから，その技術分野及び解決すべき課題は，本願発明と共通しているものと認められる。また，引用発明においては，本願発明の材料７に相当する焼結フィルタ３１及び３２が配設され，オリフィスに相当する開口２０７の出口部の反対側に位置する焼結フィルタ３１の外面（底面）は，ベースボディ２０２で押さえられ，複数の孔２１により大気に露出，開放されているが，引用発明の孔２１は小さなものであり，その開口部が面として認識するに足る面積を備えているとまではいうことはできない。

　 ところで，本願発明の図７（ｂ）の噴射ヘッド１Ｊの底部に設けられた開口部及び引用発明の孔２１は，いずれもガスの流路となる開口部である。前記認定のとおり，引用文献４には，「フローダウン用，安全弁用といった蒸気や空気の放風用消音器の改良に関する考案」が記載されているところ，「従来の多孔ディフューザ１０では，ディフューザの発生音は開口部を通過する流速で支配され，多孔ディフューザ１０での発生音を小さくするためには，十分大きな開口面積をとる必要がある。」，「抑えの多孔板６を通過する流速はできる限り小さくする方が発生音は小さくなり，その開口面積は少なくとも全量放風時のチョーク断面積以上とする必要がある」と記載され，これによると，蒸気や空気のような気体である流体が通過する際の流速が一定であれば，多孔板の開口面積を大きくすることにより，発生する騒音を小さくすることができるとの技術常識が存したことが理解できる。そして，この技術常識は，フローダウンや安全弁等の放風用の消音器に限定されるものではないことも，当業者であれば当然に理解するところであると解される。

　そうすると，当業者であれば，こうした技術常識を踏まえ，騒音を低減するという課題を解決するため，引用発明の孔２１について一定の開口面積を確保して，発生音が小さくなるように設計するものと考えられ，その際に，ガスの流路となる開口部をどのようなものとするかは設計上の事項にすぎないというべきである。 したがって，当業者が，引用発明の孔２１を小数又は１つの孔を開口として，焼結フィルタ３１の「外面が面状に大気に露出，開放されてなるように配設して構成」することを容易に想到し得たものということができる。 」

コーアツ

（知財高裁2部森判事、平成29年8月8日）

（2017.8.23. 弁理士 鈴木学）

商標 平成29年（行ケ）10034号 HARVEY BALL スマイルマーク事件（4条1項11号）

◆ハーベイ・ボールのスマイル図形を含む商標に関し、4条1項11号が問題となった事件。要部は図形部分と認定したうえで、類似と判断。

【結合商標、類否判断、4条1項11号、Smiley Face、スマイル商品化事業、拒絶査定不服審判、審決取消訴訟】

http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/087020_hanrei.pdf

（商標法４条１項１１号）

「 １ 本願商標の商標法４条１項１１号該当性について

⑴ 本願商標について

　ア 本願商標は，円輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を二つ並べ，その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いた図形（本願図形）と，その円輪郭の右下部分にわずかに重なるように，筆記体で右上がりに横書きした「Ｈａｒｖｅｙ Ｂａｌｌ」の文字からなるものである。そして，本願図形は，一見して人の笑顔を簡潔，かつ，象徴的に表現したものと認識されるものであり，本願商標中の主要部を構成上占めているのに対し，その図形部分に若干重なるように表された「Ｈａｒｖｅｙ Ｂａｌｌ」の文字部分については，ありふれた筆記体で書されている上，図形部分に比してかなり小さく表示されている。また，本願図形と文字部分はわずかに重なるが，文字部分によって隠された図形部分の円輪 郭線は全体の４分の１にも満たない上，「Ｈａｒｖｅｙ」と「Ｂａｌｌ」の文字部分の間に外縁部の円弧の一部が見えていることもあいまって，本願商標からはその図形部分の円輪郭線を明確に認識することができる。

　以上からすると，本願商標は，その構成中の本願図形を分離，抽出して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず，本願商標の構成中，視覚上，最も強く印象に残るのは，本願図形であるということができるから，本願商標と引用商標との類否判断に際して，本願図形を要部として取り出すことができるというべきである。

　イ この点について，原告は，本願商標の要部は，｢ＨＡＲＶＥＹ ＢＡＬＬ｣であると主張し，その理由として，本願図形は，長年にわたって描かれ続けている単なる図形であって，自由に使われており，登録商標を検索すると，７０００件もヒットする，原告は，第２５類において，引用商標１～３の登録があるにもかかわらず，合計３０８件の登録商標を有しており（甲１），引用商標４は，引用商標１～３が存在するにもかかわらず，登録されているなどと主張する。

　しかし，本願図形が単なる図形として識別力を有しないと認めるに足りる証拠はなく，上記のとおり，一見して人の笑顔を簡潔，かつ，象徴的に表現したものと認識

されるものであって，十分な識別力を有するということができる。原告が第２５類において多くの登録商標を有していることや引用商標４が登録されていることは，この判断を左右するものではない。したがって，原告の上記主張は，上記アの判断を左右するものではない。

　また，原告は，「ＨＡＲＶＥＹ ＢＡＬＬ」は，人名であり，本願図形（スマイリーフェイス）の創作者として，日本はもとより世界中で有名であると主張するが，仮に，そうであるとしても，本願商標における上記の構成からすると，その構成中，視覚上，最も強く印象に残るのは，本願図形であるということができるから，上記アの判断を左右するものではない。 　

　…略…

⑶ 本願商標と引用商標１～３との類否

　本願図形と，引用商標１～３の図形部分を比較すると，これらはいずれも，互いに円輪郭，円輪郭内部に配された二つの小さい黒塗りの縦長楕円形及びその下方に配した両端上がりの弧線を基本的な構成要素とし，これらによって円形の顔に目と口を有する人の笑顔を，簡潔かつ，象徴的に描写したものと看取される点において外観的な印象を共通にするから，類似するものと認められる。細部において相違する点があることは，この判断を左右するものではない。

　したがって，本願商標と引用商標１～３は，類似するものと認められる。

　なお，仮に，本願商標や引用商標１～３がハーベイ･ボールの創作に係るマークと認識されることがあるとしても，そのことは，本願商標と引用商標１～３との類似性に関する上記判断を左右するものではなく，本願商標が「Ｈａｒｖｅｙ Ｂａｌｌ」の文字部分を含むとしても変わるものではない。 」

ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド

（知財高裁2部森判事、平成29年8月8日）

（2017.8.23. 弁理士 鈴木学）

商標 平成29年（行ケ）10016号 QRコード事件（不使用取消）

◆デザイン化した「QRコード」と文字「QRコード」とを二段書きした商標の不使用取消が問題となった事件。

【不使用取消審判、商標法50条、QRコード、特許法155条3項】

http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/087005_hanrei.pdf

（不使用取消審判）

「…，原告は，不使用取消審判の請求人がその請求に当たり指定商品等を細分化した場合の被請求人の立証の負担等を指摘し，そのような請求は法５０条１項・２項及び５６条の規定・趣旨並びにこれらから導かれる法の請求人への要求，法の目的を阻害し，商標制度の根幹を揺るがしかねないなどとして，そのような請求である本件各審判請求は審判請求権の濫用である旨主張する。

　しかし，商標法上の保護は，商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であるところ，法５０条所定の登録商標の不使用取消審判制度の趣旨は，一定期間登録商標の使用をしない場合には，そのような信用が発生しないか，又は消滅してその保護すべき対象がなくなること及び不使用に係る登録商標に対して排他的独占的な権利を与えておく理由はなく，かつ，その存在により商標使用を希望する第三者の商標選択の余地を狭めることから，そのような商標登録を取り消すことにあると解される。

　また，法５０条２項は，登録商標がその指定商品等について使用されていないことを請求人が証明することは不可能に近いまでに困難であるところ，登録商標の不使用の事実の立証責任を請求人が負うとすると，商標権者が審判請求に何らの応答もしないような場合には当該請求の処理に窮することとなり，また，不使用の立証が困難であるというだけで，実際には不使用であるのに商標権者はその商標登録の取消しを免れ，不使用の登録商標の存在により不利益を受けるものである請求人の利益は擁護されないこととなるのは妥当でないこと，被請求人である商標権者は，その指定商品等に係る登録商標の使用の有無を最もよく知るとともに，現にその証拠を有し，又は容易にこれを収集し得る立場にある以上，登録商標の使用事実の立証責任を被請求人に負担させる方が当事者間の公平にかなうと考えられることなどを踏まえ，被請求人が立証責任を負担することを明らかにするとともに，審判の迅速な処理に資することとしたものである。他方，法５６条が不使用取消審判に特許法１５５条３項を準用していないのは，請求に係る指定商品等に属する商品等が複数ある場合でも，審判請求はその商品等ごとに複数あるのではなく，１個であることを明確にするためである。

　以上指摘した点も踏まえて検討すると，まず，原告が依拠する法５０条２項及び法５６条の規定は，複数の指定商品又は指定役務を対象とした１つの不使用取消審判請求がされた場合，その対象となった指定商品又は指定役務のいずれかについて使用事実の立証がされれば，当該請求全部について不使用取消しを免れることと，１つの不使用取消審判請求の一部について請求を取り下げることはできないことを定めているのにとどまり，不使用取消審判請求をする場合に，審判請求の仕方に制約があるのかどうか（すなわち，原告が主張するとおり，審判請求をする場合には，１つにまとめて請求をしなければならないのかどうか）については，何ら触れていない。そして，仮に請求の仕方（すなわち審判請求権の行使の仕方）に制約があるのであれば，その旨が明示的に定められるべきであることを考慮すると，そのような明示的な定めがされているわけではない以上，上記各規定により，原告主張のような制約が課されたと解することは困難である。実質論として考えてみても，前記のとおり，３年以上使用されていない商標登録は取り消されるべきであり，また，不使用取消審判手続においては，商標の使用について一番よく知り得る立場にある被請求人が商標使用の事実ついて証明責任を負うべきであるというのが不使用取消審判制度に関する法の趣旨である以上，多数の指定商品又は指定役務について商標登録を得た商標権者は，不使用取消審判請求を受けた場合には，相応の立証の負担等を負うことを予期すべきものである。これに対し，原告の主張を敷衍すると，不使用取消審判請求をされた被請求人の立証の負担や経済的負担への配慮を優先し，多数の指定商品又は指定役務中１つでも使用の事実を立証すれば，すべての指定商品又は指定役務について不使用取消しを免れるというのが法の趣旨であるということになるが，そのような解釈は本末転倒であって，到底成り立たないものであるといわざるを得ない。 」

Ａ・Ｔコミュニケーションズ、デンソーウェーブ

（知財高裁3部鶴岡判事、平成２９年７月２４日）

◆関連事件：

平成２９年（行ケ）第１００１６号 審決取消請求事件（第１事件）

平成２９年（行ケ）第１００１８号 審決取消請求事件（第２事件）

平成２９年（行ケ）第１００１９号 審決取消請求事件（第３事件）

平成２９年（行ケ）第１００２０号 審決取消請求事件（第４事件）

平成２９年（行ケ）第１００２１号 審決取消請求事件（第５事件）

平成２９年（行ケ）第１００２２号 審決取消請求事件（第６事件）

平成２９年（行ケ）第１００２３号 審決取消請求事件（第７事件）

（2017.8.22. 弁理士 鈴木学）

商標 平成25年（ワ）31446号 エルメスバーキン事件（侵害訴訟）【少し古い】

/一部修正 再掲/

◆被告が販売する１つ1万5千円ほどのバッグが、エルメスの立体的商標（バーキン）と類似するかが問題となった事件。類似する。商標権侵害+不正競争防止法（§2①1、§2①2）、損害賠償235万円。

【立体的商標、立体商標、侵害訴訟、商標の類否判断、出所の混同、価格の差、不正競争防止法、2条1項1号、2条1項2号、周知著名な商品等表示】

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/086152_hanrei.pdf

（立体商標の類否判断 -規範-）

「(1) 商標と標章の類否は，対比される標章が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に，商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品・役務に使用された標章がその外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかもその商品・役務の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして，商標と標章の外観，観念又は称呼の類似は，その商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず，したがって，これら３点のうち類似する点があるとしても，他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって，何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては，これを類似の標章と解することはできないというべきである（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁，最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。

　原告商標は立体商標であるところ，上記類否の判断基準は立体商標においても同様にあてはまるものと解すべきであるが，被告標章は一部に平面標章を含むため，主にその立体的形状に自他商品役務識別機能を有するという立体商標の特殊性に鑑み，その外観の類否判断の方法につき検討する。 立体商標は，立体的形状又は立体的形状と平面標章との結合により構成されるものであり，見る方向によって視覚に映る姿が異なるという特殊性を有し，実際に使用される場合において，一時にその全体の形状を視認することができないものであるから，これを考案するに際しては，看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向（所定方向）を想定し，所定方向からこれを見たときに看者の視覚に映る姿の特徴によって商品又は役務の出所を識別することができるものとすることが通常であると考えられる。そうであれば，立体商標においては，その全の形状のみならず，所定方向から見たときの看者の視覚に映る外観（印象）が自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすことになるから，当該所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似する場合には，原則として，当該立体商標と当該平面商標との間に外観類似の関係があるというべきであり，また，そのような所定方向が二方向以上ある場合には，いずれの所定方向から見たときの看者の視覚に映る姿にも，それぞれ独立に商品又は役務の出所識別機能が付与されていることになるから，いずれか一方向の所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似していればこのような外観類似の関係があるというべきであるが，およそ所定方向には当たらない方向から立体商標を見た場合に看者の視覚に映る姿は，このような外観類似に係る類否判断の要素とはならないものと解するのが相当である。

　そして，いずれの方向が所定方向であるかは，当該立体商標の構成態様に基づき，個別的，客観的に判断されるべき事柄であるというべきである。 」

（当てはめ）

「…そして，この正面部から観察した場合，原告標章と被告標章とは，本体正面の形状において底辺がやや長い台形状であり，上部に，略凸状となるように両サイドに切り込みを有し，横方向に略三等分する位置に鍵穴状の縦方向の切込みを二箇所有する蓋部が表示されていること，前記蓋部上に，前記略凸状の両サイドの切り込みから本体正面中央まで延在する左右一対のベルトが表示されていること，前記蓋部の凸型部分と前記左右一対のベルトとを本体正面の上部中央にて同時に固定することができる位置に，先端にリング状を形成した固定具が表示されていること，前記鍵穴状の切込みの外側の位置において，前記蓋部の凸型部分と前記各ベルトとを同時に固定する左右一対の補助固定具が表示されていること，上部に円弧状をなす一対のハンドルが表示され，前記正面側のハンドルは前記鍵穴状の切込みを通るように表示されていること，以上の点においていずれも共通しており，原告標章と被告標章とは，所定方向である正面から見たときに視覚に映る姿が，少なくとも近似しているというべきであり，両者は外観類似の関係にあるということができる。

　被告標章は，原告標章では立体的構成とされている蓋部，左右一対のベルトとこれを固定する左右一対の補助固定具，先端にリング状を形成した固定具，ハンドルの下部（正面部と重なりベルト付近まで至る部分）について，これらの質感を立体的に表現した写真を印刷して表面に貼付した平面上の構成とされているところ，これを正面から見た場合に上記共通点に係る視覚的特徴を看取できるものというべきである。

　 一方，上部及び側面方向から被告標章を観察した場合には，原告標章では立体的に表現された上記蓋部等が立体的でないことは看て取れるものの，上部及び側面は，いずれも所定方向には該当せず，上記所定方向から観察した場合の外観の類否に影響するものではない。

　(3) そして，原告商標ないし被告標章において，何らかの観念ないし称呼が生じ，これらが著しく相違するものとも認められない。

　(4) 以上によれば，被告標章は原告商標と類似しているということができ，被告につき，過失の存在の推定を覆すに足る事情も認められない（商標法３９条，特許法１０３条）。 」

エルメス、DHS Corp

（知財高裁40部東海林裁判長、平成26年5月21日）

（2017.7.14. 弁理士 鈴木学）